警告書が届いたとき

すぐに回答しない

相手の主張を認めるような文面を送ると、後で争いにくくなります。期限が迫っていても、「弁護士に相談のうえ回答する」と伝えるにとどめ、内容のある回答は確認が済んでからにします。

すぐに使用をやめない

使用をやめると、看板・パッケージ・サイトの変更に費用がかかるうえ、相手の主張を認めたと受け取られることがあります。侵害のおそれが高いと確かめられてから、やめ方と時期を決めます。

すぐに支払わない

請求された金額に根拠があるとは限りません。侵害が成立するか、成立するとして損害の額はどれだけかを確かめる前に支払うことは避けます。

登録されているか

J-PlatPatで、相手の商標が本当に登録されているか、出願中にとどまるのか、すでに消滅していないかを確かめます。出願中の段階では差止の請求はできず、警告の根拠が弱いことがあります。

指定商品・役務が自社の事業と重なるか

相手の登録の指定商品・役務と、自社が使っている商品・サービスを見比べます。類似群コードが異なれば、商標が似ていても侵害にならないことがあります。

商標が本当に類似するか

外観・称呼・観念を総合して判断します。一部の文字が共通するだけで類似とされるわけではなく、全体の印象、識別力のある部分がどこかによって結論が変わります。過去の審決・判決と照らし合わせます。

3年以上使われていないか

相手の登録商標が、継続して3年以上、指定商品・役務について使われていなければ、不使用取消審判（商標法50条）で取り消せる可能性があります。相手の登録に類似の先行商標があるなど無効理由（46条）がないかも確かめます。一部の無効理由には5年の除斥期間があります。

反論の余地

商標が非類似、商品・役務が非類似、普通名称としての使用で商標的使用ではない、先使用権（32条）、相手の登録に無効理由がある、相手の商標が3年以上不使用。どれが使えるかは事案で変わり、どれも使えないこともあります。

選択肢

使用を続けて争う、名前やロゴを変える、相手からライセンスを受けて使い続ける、一定期間後に使用をやめる和解をする。争う費用と、名前を変える費用、事業への影響を見比べて決めます。

自社の出願

警告を機に、自社の商標が未登録であることに気づく方が多くいます。名前を変える場合も、続ける場合も、先願主義のため早い段階での出願を検討します。相手の登録と並存して登録できる見込みがあるかも調べます。